CA Paris, 12 janvier 2011, SAS Demsa c/ Sté DivX

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Publié le 12 janvier 2011

COUR D’APPEL DE PARISPôle 5 – Chambre 1, le 12 janvier 2011SAS Demsa et Sté Akai Sales PTE Ltd c/ Sté DivX IncSur le fond de la procédure, le lecteur pourra également utilement consulter la décision de 1ère instance annexée.Mots clés : marque – caractère distinctif (oui) – caractère générique (non) – contrefaçon (oui) Extraits…

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1, le 12 janvier 2011

SAS Demsa et Sté Akai Sales PTE Ltd c/ Sté DivX Inc

Sur le fond de la procédure, le lecteur pourra également utilement consulter la décision de 1ère instance annexée.

Mots clés : marque – caractère distinctif (oui) – caractère générique (non) – contrefaçon (oui)

Extraits :

« Considérant que l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…)
Qu’il s’ensuit de ces éléments que le signe attaqué n’était pas à la date du dépôt de la marque la dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits couverts par l’enregistrement et qu’il était apte, par voie de conséquence, à garantir la fonction d’indication d’origine de la marque en permettant au consommateur de distinguer les produits de la société DIVX des produits identiques ou similaires distribués par des sociétés concurrentes  ;
(…)
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.714-6 du Code de le propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
(…)
Que le tribunal a encore très justement observé, s’agissant des quelques cas où le terme DIVX était utilisé dans un sens générique: Ce produit permet de lire les DIVX, que la société DIVX justifie être intervenue systématiquement pour défendre sa marque en adressant aux éditeurs des sites internet en cause des courriers parfaitement circonstanciés par lesquels elle indique qu’il est attentatoire aux droits de la société DIVX Inc. D’avoir une présentation qui pourrait être comprise comme indiquant que la marque DIVX serait la désignation de toutes sortes de formats dont certains n’auraient pas pour origine la société DIVX Inc ;
(…)
Que c’est toujours à raison, enfin, que le tribunal ayant souligné le succès des produits DIVX, qui occuperaient jusqu ‘à 94% des parts de marché, a estimé que la société DIVX ne pouvait avoir un contrôle absolu sur sa marque, ce qui explique qu’elle ait pu laisser sans réaction un article paru dans le numéro de mai 2007 du titre PLANETE NUMERIQUE qui présente le DIVX comme étant le nom donné aux vidéos compressées par le procédé de compression vidéo du même nom et par extension aux vidéos compressées par des procédés équivalents, cet élément de la procédure ne suffisant pas en tout état de cause, au regard de l’ensemble des productions, à établir à la charge de son titulaire une dégénérescence de la marque ;
(…)

Sur la demande en contrefaçon,
 
Considérant que les sociétés appelantes se prévalent, pour combattre le grief de contrefaçon, des dispositions de l’article L. 713 -6 b) du Code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion quant à leur origine ;

Mais considérant que le tribunal a relevé avec justesse par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu’il n’est aucunement démenti que le signe DIVX est, en l’espèce, apposé sur des appareils AKAI qui mettent en oeuvre une technologie de compression / décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que, en particulier, ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX, qu’il est par ailleurs établi ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, que le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec, que, par voie de conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d’apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX alors que, enfin, elles ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l’esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX ;

Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions allouant une provision et ordonnant aux sociétés AKAI et DEMSA la production de pièces sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs réformés,

Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à payer à la société DIVX la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Déboute du surplus des demandes,

Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société DIVX une indemnité complémentaire de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles. »