La jurisprudence s'est penchée récemment à plusieurs reprises sur la protection des signes non distinctifs utilisés à titre de nom de domaine.

La Cour d’appel de Paris dans sa décision du 15 novembre 2006 vient d’apporter une nouvelle contribution à la construction prétorienne de la protection de ces signes.

En l’espèce, la société Néocom Multimédia (ci-après Néocom) exploitait depuis plusieurs années un site Minitel sous le code télématique « 3615 Gay Â» ainsi qu’un site Internet utilisant l’adresse « gay.fr Â», enregistrée le 6 décembre 1995. Sur ces sites, elle offrait différents services de messagerie et de rencontre à destination du public homosexuel. Préalablement, elle avait déposé les marques « Gay Info Magazine Â» et « Gay Â» principalement pour des services télématiques.

Sur le même marché, mais depuis les Etats-Unis puis la France, les sociétés Planetout Partners France et Planetout Partners Inc. (ci-après Planetout) exploitaient depuis le mois de juillet et octobre 1994 les noms de domaine gay.com et gay.net pour des services équivalents. Ces sites étant accessibles au public français.

Néocom craignant probablement l’extension des activités de ces sociétés auprès de la communauté homosexuelle française décida de réagir. Pour ce faire, elle assigna ces sociétés en contrefaçon de ses marques précitées et en concurrence déloyale et parasitaire pour faire sanctionner la reprise du mot « gay Â» comme nom de domaine et sur les sites Internet des sociétés Planetout.

En défense, les sociétés Planetout arguèrent de la nullité et de la déchéance des marques revendiquées par Néocom pour défaut de distinctivité eu égard à la banalité du signe en cause, le terme « gay Â».

Examinant l’ensemble des nombreux moyens soulevés devant elle, la 4^ème chambre de la Cour d’appel va :

1.       Prononcer la nullité des marques non distinctives

La Cour accueille la demande de nullité des marques « Gay Â» et « Gay info Magazine Â» qu’elle juge descriptives car les services proposés par Néocom étaient à destination du public homosexuel. Pour les magistrats, la distinctivité d’un signe utilisé comme marque s’apprécie d’après les produits ou services désignés dans l’acte de dépôt mais aussi en considération de la perception du signe par le public visé.

Aussi le terme « Gay Â», utilisé pour des services télématiques à destination du public homosexuel, ne respectait pas les exigences de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle. Il était descriptif puisque que les services étaient à destination d’un public homosexuel. En outre, il constitue aussi un terme usuel pour désigner la communauté homosexuelle.

2.       Refuser la protection des codes télématiques, code minitel et nom de domaine, non distinctifs et banals

Pour protéger ses codes télématiques "3615 gay" et "gay.fr" de la reprise par Planetout, Néocom va invoquer la concurrence déloyale, basée sur l’article 1382 du code civil. Elle seule permet de faire sanctionner la reprise non autorisée des signes distinctifs (ou non) non couverts par un droit de propriété intellectuelle (sur le sujet, voir J. Passa, « Traité de propriété industrielle Â», 2006, éd. LGDJ, p.468 s.).

Examinant le grief de concurrence déloyale, la Cour relève la banalité du signe « Gay Â» et explique que l’on ne saurait s’opposer à sa reprise, notamment par d’autres sites Internet visant une clientèle homosexuelle.

Néanmoins la 4^ème chambre ne se contente pas d’arguer de la banalité du signe pour lui refuser toute protection, comme avait pu le faire la 14^ème chambre de la même Cour lorsqu’elle posait le principe selon lequel « seul est protégeable un nom de domaine distinctif Â» (CA Paris 25 mai 2005, D. 2005, AJ, p.1846, note C.Manara ; dans le même sens mais faisant référence à l’originalité plutôt qu’à la distinctivité : CA Douai 9 sept. 2002 : PIBD 2003, 766, III, 332 ; P.I. 2003, n° 9, p. 451, obs. J. Passa).

Elle poursuit son analyse en expliquant que : « une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l’absence de risque de confusion  dans l’esprit des consommateurs, circonstance au demeurant acquise en l’espèce en raison de la banalité constituée par le terme usuel Gay Â».

Outre le fait qu’elle prend soin de mettre ces codes télématiques hors du champ de la propriété intellectuelle, la Cour, avec une motivation aussi précautionneuse, se ménage la possibilité future d’apprécier les conditions de reprise d’un signe non distinctif.

En effet, elle insiste sur le fait qu’en l’espèce la société Néocom ne produisait « aux débats aucun élément probant permettant de faire échec Â» au principe de libre reprise de ces codes télématiques non protégés par un droit privatif et, de surcroît, non distinctifs.

Alors le signe non distinctif est-il un signe à la libre disposition de tous ?

Tout dépendra des espèces et des preuves rapportées aux juges du fond pour apprécier la situation et la faute dans la reprise du signe qui permettrait de se prévaloir de l’article 1382 du code civil.

Le pragmatisme de cet arrêt du 15 novembre 2006 ne manquera pas d’aiguiser l’imagination des plaideurs.

Guillaume Gomis

Membre du Comité éditorial de Juriscom.net