Commentaire de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2004, Microsoft c/ E.N.

L’ordonnance rendue le 6 avril [juriscom.net] dernier par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, est une illustration de la lutte engagée par le leader mondial du logiciel, Microsoft, contre le spamming.

Cadre factuel

15 plaintes contre des spammeurs ont été déposées par Microsoft, dont 13 aux Etats-Unis et 2 au Royaume-Uni, pour l’envoi de courriers électronique non sollicités aux abonnés du service de messagerie de Microsoft. Ces spammeurs à grande échelle auraient émis plus de 2 milliards de courriels, notamment aux abonnés du service de messagerie Hotmail, en cause dans cette affaire. Le géant américain vise tout aussi bien le simple spamming que le « spoofing Â» d’adresses e-mails, qui consiste, comme en l’espèce, à faire faussement croire aux destinataires de l’e-mail que celui-ci vient d’un utilisateur des services de Microsoft.

Dans l’attente d’un jugement sur le fond, Microsoft a engagé une action en contrefaçon contre la société E.N. sur le fondement de l’article 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin de faire cesser l’utilisation de sa marque verbale communautaire « hotmail Â» comme extension à l’adresse électronique d’envoi de courrier de prospection commerciale.

En l’occurrence, Microsoft a pris pour cible une société très active sur les forums et qui fournit aussi des logiciels de prospection commerciale faisant l'essentiel de son chiffre d'affaires grâce à l’e-mailing B2B destiné aux professionnels. Or, le logiciel de prospection proposé par cette société utilise l’adresse de messagerie gérée par Microsoft, « hotmail.com Â». D’où le présent référé pour en faire interdire l’utilisation.

Cadre juridique

A cette fin, le juge des référés, Marie-Claude Apelle, doit répondre à une série de questions.

Elle doit examiner si les conditions énoncées à l’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle sont réunies, à savoir si l’action au fond apparaît sérieuse et si elle a été engagée « dans un bref délai Â» à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels la demande d’interdiction est fondée.

Mais une question introductive se pose au juge.

La société Microsoft est-elle recevable à agir ?

Si la condition de « bref délai Â» est satisfaite, E.N. conteste l’intérêt à agir du leader américain des logiciels, dans la mesure où l’adresse électronique litigieuse a déjà été retirée, faisant de ce fait cesser l’infraction. Cet argument est rejeté en toute logique par le juge, au motif que Microsoft est recevable à protéger sa marque pendant toute la durée de la procédure.

E.N. met en cause par ailleurs la validité de la marque, lui déniant le caractère distinctif et alléguant un simple caractère descriptif formé des deux mots « hot Â» et « mail Â».

La marque « hotmail Â» est-elle valide ?

En effet, parmi les motifs de refus d’enregistrement communautaire, l'article 7 du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, mentionne : « b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif Â».

Ce caractère distinctif a pour fonction avant tout d’identifier l’entreprise en question, comme l’a souligné la Cour de justice des Communautés dans son arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble c/ OHMI (Baby Dry). Elle énonce, d’autre part, en son point 40 : « s’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent Â».

En l’espèce, l’argument du caractère descriptif est à son tour rejeté par le juge au motif que « le choix d’assembler ces deux mots, était [à la date de son dépôt], totalement arbitraire Â», et qu’en l’absence d’une demande reconventionnelle au fond en nullité ou en déchéance, l’article 95 du règlement 40/94 du conseil pose une présomption de validité.

Ces questions liminaires étant réglées, le juge peut à présent apprécier la contrefaçon de marque.

A-t-il été porté atteinte à la marque pour des produits ou services similaires ?

Le titulaire d’une marque jouissant d’un droit exclusif à l’usage de sa marque, il a le droit d’interdire l’utilisation sans son consentement de produits ou services identiques ou similaires.

Si l’utilisation de la marque est faite pour des produits ou services identiques, la protection est absolue (article L. 713-2), alors que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public est nécessaire en cas de similitude.

En effet, aux termes de l’article L. 713-3 du CPI : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement Â».

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’identité mais de similarité de produits ou services. C’est la raison pour laquelle le juge des référés doit estimer le risque de confusion. Or, il relève que l’utilisation de la marque dans une adresse électronique « pouvait et peut […] effectivement entraîner un risque de confusion chez le consommateur moyen qui pouvait ou peut penser que ce service ou ce produit est autorisé Â» par Microsoft.

Cela suffit à caractériser l’atteinte à la marque dans un but mercantile. Notons qu’en matière de contrefaçon, le préjudice n’est à pas prouver, le simple usage de la marque suffit  à caractériser la contrefaçon (voir la décision du 4 juillet 2003, Dial c/ Phenix Multimédia [legalis.net]).

D’ailleurs, l’article L. 716-1 du CPI dispose que « l’atteinte portée au propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 Â».

Dans l’attente d’un jugement au fond, l’ordonnance de référé fait donc interdiction, à titre provisoire, sous astreinte, à la société E.N. de « reproduire, d’imiter et plus généralement d’utiliser et d’exploiter sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris sous forme d’adresse de courrier électronique, la marque communautaire hotmail Â», et ce, même s’il lui est donné acte qu’elle déclare avoir d’ores et déjà cessé cette utilisation.

On peut déjà imaginer l’issue d’une décision au fond, d’autant plus qu’il a déjà été jugé, par une décision du 7 novembre 2003 [juriscom.net] rendue par le Tribunal de grande instance du Mans (Procureur de la République et Sté Smith et Nephew c/ L.), que « l’usage de fausses adresses électroniques d’expéditeur [dans le but de tromper le destinataire], ainsi que l’envoi de tels messages sur le services de messagerie électronique de l’entreprise constitue de façon incontestable un moyen frauduleux d'accès dans le système de traitement automatisé Â» de données, au sens de l'article L 323-1 du Code pénal.

Rappelons en dernier lieu, que la nouvelle réglementation relative à la prospection directe devrait bientôt entrer en vigueur avec la promulgation, d’ici quelques semaines, du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique [senat.fr - PDF]. Son article 10, notamment, énonce de manière non équivoque : « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée Â».

Sandrine Rouja